Avocat propriété intellectuelle
Protéger ses actifs incorporels par un ou plusieurs titres de propriété intellectuelle doit être au coeur de de toute stratégie de développement à l’international. La propriété intellectuelle est d’application territoriale. Avoir protégé sa technologie, ses produits ou ses services en France ne suffit pas si on souhaite s’exporter aux Etats-Unis ou au Canada. Pour cela il faut également obtenir une protection par le droit local.
C’est d’autant plus important sur un marché comme les Etats-Unis où le réflexe contentieux est une réalité au quotidien. De là une culture qui place le droit et la protection juridique au coeur de toute stratégie de développement commercial.
Les spécificités du recours à un avocat
Si en France le rapport au droit et à l’avocat est davantage réactif que proactif – on va vers l’avocat quand on a un problème – aux Etats-Unis ce rapport est préventif : la peur et l’omniprésence des litiges aux Etats-Unis sont telles en effet que l’on commence par sécuriser ses arrières sur le plan légal. Le droit de la propriété intellectuelle ne fait pas exception.
Les procédures d’enregistrement outre-Atlantique prennent du temps – 6 à 9 mois aux Etats-Unis; 28 à 36 mois en moyenne au Canada pour les marques – d’où l’importance de s’y prendre tôt et de mettre en place votre stratégie bien en amont de votre positionnement local.
Avocat en propriété intellectuelle en France et en Amérique du Nord, le Cabinet S. Grynwajc vous accompagne dans votre stratégie de protection par le copyright, le droit des marques, ou le droit des brevets, au niveau fédéral, aux Etats-Unis et au Canada.
En savoir plus sur nos domaines d’expertise si vous êtes à la recherche d’un avocat en propriété intellectuelle :
Nous vous assistons en tant qu’avocat en propriété intellectuelle dans toutes les démarches nécessaires à la protection et à la valorisation de vos marques sur le continent américain. Nos services sont les suivants :
- Conseils en matière de stratégie de marque à l’international, e.g. déposer quelles marques, par qui (maison-mère à l’étranger, filiale US ou Canadienne), quand, sous quelle forme, dans quelles classes, pour protéger quels produits ou services ; et comment utiliser ses marques sur place, i.e. stratégie de licence à adopter par rapport aux objectifs plus larges de l’entreprise sur le marché, e.g. vente en direct, en ligne v. en physique, via un réseau de franchises, distributeurs, revendeurs ;
- Assistance pour la mise en place de contrats de commissionnement (“transfer pricing”) intra-groupe pour l’exploitation de la marque dans le cadre d’une stratégie d’optimisation fiscale alignée avec la stratégie souhaitée par la société en matière de distribution de ses produits ou services en Amérique du Nord ;
- Recherches d’antériorités – recherches “knockout” / common law / registre principal ;
- Procédures d’enregistrement – sur la base d’un dépôt / enregistrement INPI en France ou via un nouveau dépôt – aux Etats-Unis (USPTO) et au Canada (OPIC)
- Accompagnement dans le cadre d’une procédure d’opposition (Office Action) du Trademark Examiner de l’USPTO (USA) ou du registraire de l’OPIC (Canada);
- Rédaction de vos contrats de licence, clauses de garantie de propriété (IP ownership) et d’éviction (IP indemnification) avec vos clients utilisateurs; etc.
- Gestion des pré-contentieux, assistance en cas d’action en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale.
En tant qu’avocat en propriété intellectuelle, nous vous assistons dans toutes les démarches nécessaires à la protection de vos oeuvres originales sur le continent américain :
- Procédures d’enregistrement auprès du Copyright Office (USA) et/ou du registraire des droits d’auteur de l’OPIC (Canada) ;
- Accompagnement dans le cadre d’une procédure d’appel suite à un refus d’enregistrement ;
- Accompagnement dans la mise en conformité avec le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) pour les éditeurs de plateformes logicielles et autres fournisseurs de services en ligne, y compris les éditeurs de logiciels en mode SaaS ;
- Rédaction de vos contrats de licence, contrats de fourniture d’accès à des services fournis en mode SaaS (Software-as-a-Service) (voir notre article sur la rédaction et la négociation des contrats SaaS en droit américain), contrats de développement, clauses de “work made for hire” avec vos sous-traitants américains, clauses de cession de droits de propriété intellectuelle avec vos salariés, conditions générales d’utilisation (CGU ou Terms of Use) de site internet, etc.
- Gestion des pré-contentieux, assistance en cas de procédure de contrefaçon.
En collaboration avec le département Brevets de notre cabinet associé PatentGC, votre avocat propriété intellectuelle vous assiste dans toutes les démarches nécessaires à la protection de vos inventions par le brevet sur le continent américain :
- Recherches d’antériorités (prior art searches) (USA) – Base de données OPIC en ligne sur les brevets canadiens (Canada) ;
- Rédaction des documents constitutifs du dépôt (Claims et Specifications) de brevets (nonprovisional) et brevets provisionnels, y compris de l’abrégé (description des éléments clés) (abstracts), résumé de l’invention (summary), et mémoire descriptif (description détaillée), dessins/diagrammes éventuels (drawings) ;
- Accompagnement dans les négociations avec le Patent Examiner de l’USPTO, y compris correspondances, interviews, affidavits, appels des contestations, etc. ;
- Rédaction de vos clauses de cession de droit dans vos contrats avec vos salariés inventeurs / développeurs de logiciels, et de vos contrats de développement avec tiers inventeurs ou développeurs, etc. ;
- Gestion des pré-contentieux, assistance en cas de procédure de contrefaçon.
Votre avocat en propriété intellectuelle vous assiste dans la mise en place de votre stratégie Open Source dans le respect des licences et restrictions d’utilisation propres à chaque licence d’utilisation des logiciels libres.
Le Cabinet d’appuie sur les 15 ans d’expérience professionnelle de son fondateur en entreprise au sein d’éditeurs américains de logiciels, où il était notamment en charge du support opérationnel aux centres de développement et aux équipes ingéniériques. Son expertise en tant qu’avocat propriété intellectuelle est donc confirmée par ses années en tant que juriste d’entreprise en charge de ces problématiques. Le Cabinet a de ce fait développé une expertise particulière dans la mise en place de règles, procédures, et processus internes de contrôle et validation des programmes informatiques de tiers et des logiciels libres en amont de leur intégration au sein des cycles de développement de ses clients.
L’accompagnement de votre avocat en propriété intellectuelle dans la mise en place de votre stratégie Open Source consiste en :
- La définition avec les opérationnels des objectifs poursuivis par l’entreprise à travers l’utilisation des logiciels d’open source, et de son alignement avec la stratégie de risque et la politique de la société en matière de propriété intellectuelle ;
- L’évaluation des procédures internes d’open source : identification des failles dans les processus de revue et validation, et des risques associés, particulièrement quand l’entreprise externalise tout ou partie de son développement ;
- La mise en place de contrôles internes en matière d’utilisation d’open source ;
- La formation des équipes de développement aux différentes licences d’open source (GPL/LGPL, MPL, BSD, Apache, etc.) ;
- La gestion et la formation des prestataires impliqués dans le développement et/ou l’utilisation des logiciels d’open source pour le compte de l’entreprise ;
- La mise à jour des contrats de licence inbound afin d’inclure une identification des logiciels d’open source et de s’assurer que les licences correspondantes n’impactent pas les objectifs de l’entreprise ;
- L’assistance aux équipes de développement dans l’inclusion des mentions obligatoires des licences d’open source dans les fichiers READ ME des logiciels distribués par l’entreprise ;
- La mise en place de procédures internes afin d’assurer la traçabilité de toutes modifications des logiciels d’open source utilisés dans les développements ;
- La réalisation d’audits des programmes informatiques de tiers que l’entreprise souhaite acquérir ou licencier afin d’identifier l’existence de modules d’open source.
Dans nos mini-guides USA et Canada nous avons expliqué l’importance pour les clients nord-américains de clauses d’indemnisation (IP infringement indemnity) robustes, extrêmement larges dans leur champ d’application, et déplafonnées financièrement, en cas d’action en contrefaçon. Inévitablement la négociation de ces clauses est un élément fondamental de toute négociation de contrat aux Etats-Unis ou au Canada. En l’absence d’exigence légale de garantie de propriété intellectuelle, ces clauses font la part belle à la négociation entre les parties.
D’où l’importance, en tant que fournisseur de produits et services de sécuriser ses droits sur ses actifs corporels et incorporels afin d’être en situation de force dans ces négociations. Stéphane Grynwajc, votre avocat en propriété intellectuelle, est là pour vous accompagner.
Ce qui fait notre différence
- Notre double admission en tant qu’avocat en propriété intellectuelle aussi bien en France et au Royaume Uni qu’aux Etats-Unis et au Canada, couplée avec notre expérience professionnelle obtenue sur les deux continents, nous met en situation idéale pour conseiller les sociétés dans leurs opérations tant en Europe qu’en Amérique du Nord
- Notre expérience de plus de 15 ans en entreprise tant en Europe (France et UK) qu’aux Etats-Unis dans des groupes américains de haute technologie en support des fonctions ingéniériques nous a permis de développer une expérience très pratique des questions de propriété intellectuelle
- Notre expertise en tant qu’avocat en propriété intellectuelle aussi bien le droit européen que le droit américain nous place en position idéale pour aider nos clients à se conformer à leurs obligations tant en Europe qu’aux Etats-Unis.
- Notre présence physique en Europe et aux Etats-Unis nous permet d’être basés près de nos clients, au plus près de leurs opérations, et de les conseiller dans leur stratégie internationale propriété intellectuelle sur chaque continent.
- Notre expérience de plus de 15 ans en entreprise dans des groupes de haute technologie, au contact des équipes de développement de logiciels, et notre connaissance approfondie de l’entreprise et de ses rouages internes en matière de prise de décision.